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제목 Ⅱ. 출원 따라하기 ③
작성자 플라스틱코리아
글정보
Date : 2019/07/28 14:46

 

  

조한기 I 동신국제특허법률사무소 법무이사

 

  

05. 특허·상표·디자인의 국제출원

 

1. PCT 국제특허출원

 

▣ 해외출원의 필요성

 

특허독립의 원칙(속지주의)상 각국의 특허권은 서로 독립적으로 설정등록되고, 등록된 국가에서 효력을 갖기 때문에 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 해 그 나라의 특허권 등을 취득해야 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있다.

따라서 우리나라에서 특허권 등의 권리를 취득했더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수 없다. 이러한 특허독립의 원칙 때문에 해외출원이 필요하며, 해외출원을 하는 방법에는 전통적인 국제출원방법과 PCT에 따른 국제출원방법으로 구별된다.

 

 

▣ 해외 출원방법은?

  

① 전통적인 국제출원방법

특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법으로 파리루트를 통한 출원이라고도 한다. 다만, 선출원에 대한 우선권을 주장해 출원 하는 경우 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 해당 국가에 출원해야 우선권을 인정받을 수 있다.

 

② PCT에 따른 출원방법

PCT(특허협력조약: Patent Cooperation Treaty) 에 따른 국제출원제도란 국적국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 PCT 국제출원서를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 국가(지정(선택)국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로, PCT 국제출원의 출원일이 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있다. 다만, 선출원에 대한 우선권을 주장해 출원하는 경우 선출원의 출원일로 부터 12개월 이내에 PCT 국제출원을 해야 우선권을 인정받는다.

※ 특허, 실용신안에 한정: 발명과 고안만이 PCT를 통해 특허, 실용신안권 등으로 보호 가능하며, 디자인 및 상표는 각각 헤이그 협정과 마드리드 의정서에 따라 국제출원해야 한다.

 

▣ PCT 국제출원 절차

 

① 국제출원

출원인이 한국어, 영어 또는 일어로 작성한 국제출원서류를 3부 작성해 수리관청에 제출하면 수리관청은 서류작성의 적정 여부 등에 대한 방식심사를 한다. 방식심사 결과, 이상이 없으면 국제출원일을 인정하고, 하자가 있으면 보정 또는 보완할 것을 출원인에게 통지한다.

- PCT 국제출원을 할 수 있는 자

대한민국 국민(자연인·법인) 그리고 이들을 대표자로 해 이들과 공동출원하는 외국인, 1인 이상의 대한민국 국민이나 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원하는 자

- 국제출원서류

ⅰ) 제출서류 - 출원서, 명세서, 청구범위, 도면(필요한 경우), 요약서, 서열목록(필요한 경우), 수수료계산서, 위임장(필요한 경우)

※ 명세서도 PCT 규칙에서 규정하는 기술순서에 따라 작성해야 하며, 국내 출원과 달리 명세서와 청구범위를 구분해 별도로 작성해야 한다.

- 미생물을 기탁할 경우에는 미생물 기탁증을 명세서의 일부로 작성·제출해야 하고, 유전공학관련 서열목록을 제출하는 경우에는 이를 수록한 전자매체를 함께 제출한다.

- 우선권 증명서류: 1부

※ 우선권 주장시에는 우선일로부터 16개월 이내에 특허청 또는 WIPO 국제사무국에 제출하거나 특허청에 송달 신청해야 한다.

ⅱ) 제출방법

- 서면출원: 국제출원서류 3부를 수리관청에 제출하거나 우편 또는 팩스로 제출

- PCT-SAFE를 이용한 전자출원

※ PCT-SAFE에 의한 출원서 작성 및 제출은 특허로 홈페이지(http://www.patent.go.kr) → 출원신청 → PCT 국제출원을 통해 작성 및 제출 - ePCT를 이용한 전자출원

※ e-PCT에 의한 출원서 작성 및 제출은 WIPO ePCT 웹사이트(https://pct.wipo.int/ePCT)에 접속해 로그인, 인증, 출원서 작성, 전자서명 후 저장한 패키지파일을 특허로 홈페이지(http:// www.patent.go.kr)에서 제출한다.

ⅲ) 배부처

- 특허청 고객지원실, 특허청 서울사무소, 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr), WIPO 홈페이지 (www.wipo.int/pct/en)

- 수수료 납부 필수적으로 납부해야 하는 송달료, 국제출원료, 조사료를 국제출원의 접수일로부터 1월 이내에 납부해야 한다.

수수료를 납부하지 않는 경우에는 1개월의 기간을 추가로 지정해 보정요구(가산료부과)서가 발송되며, 그 보정기간 내에도 수수료가 납부되지 않은 경우에는 국제출원은 취하 간주한다.

- 국가지정: 출원서의 제출은 국제출원일에 조약에 가입된 모든 체약국을 지정한 효과가 있다. 다만, 독일, 일본, 한국의 경우 소위 ‘자기지정’ 제도와 관련해 별도로 그 지정여부를 표시할 수 있도록 하고 있다.

 

 

② 국제조사기관의 국제조사

- 내국인이 신청 가능한 국제조사기관: 한국, 오스트리아, 호주, 일본(일본어 출원에 한함) - 국제조사기관은 선행기술 조사 및 특허성에 관한 판단을 해 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 작성한 후 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

- 출원인은 국제조사보고서 및 견해서를 참조해 이후의 절차진행에 대한 판단자료를 활용하고, 필요한 경우 1회에 한해 ‘청구범위’를 보정할 수 있으며, 당해 보정서는 국제사무국에 직접 제출한다.

 

③ WIPO 국제사무국의 국제공개

출원단계가 어디까지 진행됐는지에 관계없이 출원 후 일정시점에 이르면 모든 출원에 대해 그 내용을 강제적으로 공개하고 여기에 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도다.

- 국제공개 시기

- 일반공개: 우선일로부터 18개월 경과 직후

- 조기공개: 출원인이 국제사무국에 청구하는 경우

- 국제공개 형식

WIPO 국제사무국이 국제출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하고, 이를 출원인에게 통보하는 안내서를 발송하며, 각 지정관청의 요청에 따라 송부한다.

- 국제공개 언어

현재 국제공개언어는 한국어, 아랍어, 중국어, 영어, 불어, 독어, 일어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어의 10개의 언어이며, 이들 언어로 출원된 경우에는 각각 이들 언어로 공개된다.

※ 2009. 1. 1.부터 기존에 한국어 출원인 경우 제출하던 국제공개용 영어번역문은 제출할 필요가 없다.

 

④ 국제예비심사기관의 국제예비심사

국제예비심사는 출원인의 임의선택적 절차로서 국제예비심사기관에 직접 청구해야 한다. 국제출원의 청구범위에 기재된 발명의 특허성에 관해 심사한 후 그에 대한 예비적이고 비구속적인 판단을 내리고, 이를 국제예비심사보고서로 작성해 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

- 내국인이 신청 가능한 국제예비심사기관: 한국, 오스트리아, 호주, 일본(국제조사절차를 일본특허청에서 행한 경우에 한함)

- 국제예비심사 청구기간: 국제조사보고서(또는 부작성선언서) 및 국제조사기관의 견해서 발송일로 부터 3개월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 날 이전(2004.1.1.이후 출원부터 적용)

- 개정된 조약에 의한 국내단계 진입기간(통상 우선일로부터 30개월, 단 우리나라는 31개월)을 적용받지 아니하는 국가(룩셈부르크, 우간다, 탄자니아(2016. 9. 1.)에 대해 통상의 국내단계 진입기한을 적용받고자 하는 경우 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사청구서를 제출해야 한다.

- 출원인은 국제예비심사 청구시부터 국제예비심사 보고서가 작성되기 전까지 청구범위, 명세서, 도면을 보정할 수 있으며(요약서는 해당되지 않음) 당해 보정서는 국제예비심사기관에 직접 제출

- 국제예비심사보고서 작성: 국제예비심사기관은 특허성 유무를 판단해 우선일로부터 28개월, 국제예비심사착수(PCT규칙 69.1)로부터 6개월 또는 국제예비심사를 위한 번역문 접수일로부터 6개월 중 늦은 날까지 작성해 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

 

⑤ 지정관청(선택관청)에 대한 번역문 등 제출

출원인이 국내단계 절차를 밟기로 결정한 지정국에 대해 통상 우선일로부터 30개월(다만, 룩셈부르크, 탄자니아, 우간다는 20개월) 이내에 지정국의 국내법에 따른 국내출원 절차를 밟아야 한다.

- 번역문 미제출의 효과: 출원인이 소정의 기간 내에 상기와 같은 절차를 밟지 아니한 때에는 해당 PCT 국제출원은 취하된 것으로 간주한다.

- 심사의 진행: 출원인으로부터 번역문 등을 제출 받은 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 및 국제 예비심사보고서를 참고해 자국법에 따라 심사한 후 특허부여 여부 결정한다.

※ 각국 국내단계 진입기한: WIPO 웹사이트를 통해 체약국별 국내단계 진입기간 확인 가능.

http://www.wipo. int/pct/en/texts/time_limits.

  

동신국제특허법률사무소 02)564-6645

 

  

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