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제목 Ⅱ. 출원 따라하기 ④
작성자 플라스틱코리아
글정보
Date : 2019/08/29 17:36

 

  

조한기 I 동신국제특허법률사무소 법무이사 

  

05. 특허·상표·디자인의 국제출원

  

1. PCT 국제특허출원

  

▣ 용어해설

① 국제조사기관(International Searching Authority, ISA): 출원된 발명의 선행기술의 존재여부 조사 및 특허성 유무에 대한 판단을 해주는 기관

② 국제예비심사기관(International Preliminary Examining Authority, IPEA): 출원된 발명의 예비적이고 비구속적인 실체심사를 수행하는 기관

③ 국제사무국(International Bureau, IB): 국제공개, 변경통지서 송부 등 PCT 절차업무를 담당하는 기관

④ 수리관청(Receiving Office, RO): PCT 국제출원서를 접수하는 국내관청(특허청)

⑤ 지정관청(Designated Office, DO): PCT 국제출원을 통해 권리를 보호받고자 하는 국가의 국내관청

⑥ 선택관청(Elected Office, EO): 지정관청 중에서 예비심사결과가 활용되기를 희망하는 국가의 특허청

  

▣ 참고사항

① 도달주의 채택

PCT 국제출원은 국내 출원과 달리 우체국 소인 확인일을 출원일로 인정하는 것이 아니라 특허청에 실제로 서류가 도달한 날을 접수일로 인정한다.

② 지정국의 추가 또는 삭제 가능 여부

• 지정국의 삭제는 가능하지만 추가는 불가능하다. 지정국의 삭제는 ‘지정취하서’의 제출로 신청할 수 있으며, 2004년 1월 1일 이후 국제출원부터는 국제출원시 특정 체약국의 지정을 제외하지 않는 한 국제출원일 당시의 모든 체약국이 지정국이 되는 자동지정제도가 도입돼 지정국을 추가하는 제도는 폐지됐다.

③ 우리나라를 지정국으로 하는 국제출원

국어로 제출한 경우 우리나라 국내단계 진입시에는 국내단계 진입기한 이내에 출원인의 성명·주소, 발명의 명칭, 발명자의 성명·주소, 국제출원일, 국제출원번호를 기재한 서면을 제출(특허법 제203조)한다.

  

▣ 특허심사 하이웨이

(Patent Prosecution Highway, PPH)

A, B국가에 공통으로 특허가 출원된 경우 A국에서 특허가 가능하다는 결정이 내려지면 B국은 A국의 심사결과를 활용해 해당 출원을 다른 출원보다 신속하게 심사하는 제도

① 특허심사하이웨이 제도의 효과

출원인은 일반심사보다 신속한 심사로 해외에서 조기에 특허권 획득이 가능하고, 특허청은 외국의 심사결과를 상호 활용함으로써 심사품질 향상 및 심사 부담 경감

② 우리나라의 특허심사하이웨이의 실시 현황

우리나라는 14개국(일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리, 오스트리아)과 시행중

③ 특허심사하이웨이(PPH)를 통한 우선심사(대상)

제1청이 특허 가능하다고 판단한 제1청 출원의 청구항과 실질적으로 동일한 청구항을 갖고 있는 제2청 출원의 우선심사가 가능하다.

   

 

2. 마드리드 국제상표등록출원

  

▣ 외국에서 상표를 보호받으려면?

우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것처럼, 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 그 국가의 법과 절차에 따라 상표등록을 받아야 한다.

  

▣ 외국에 상표를 출원하려면?

외국에 상표를 출원하는 방법은 크게 구분하면 2가지가 있으며, 하나는 전통적인 방법으로 파리협약에 근거해 각 국가에 직접 출원하는 방법이고, 다른 하나는 마드리드 협정과 마드리드 의정서를 포함하는 마드리드 시스템을 이용해 하나의 출원서에 여러 국가를 지정해 동시에 상표를 출원하는 방법이다.

  

▣ 마드리드 국제출원 개요 및 효과

① 기초요건

 대상이 되는 표장: 국제출원의 대상이 되는 표장은 우리나라의 특허청(본국관청)에 계속 중인 출원상표(기초출원) 및 등록상표(기초등록)의 표장과 엄격히 동일해야 한다.

 지정 상품(서비스)의 범위: 국제출원에서 지정 가능한 상품은 기초출원(등록)의 지정상품과 동일/또는 그 범위 이내여야 한다.

② 출원인(대한민국 특허청에 국제출원할 자격을 가진 자)

 대한민국 국민이거나 대한민국 안에 주소(법인인 경우 영업소)를 가진 외국인으로서 대한민국 특허청에 자기의 상표등록출원 또는 자기의 등록상표를 가진 자

 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하고자 하는 경우에는 모두가 위의 요건을 충족하고 있어야 한다.

③ 국제출원의 언어

 국제출원 언어는 영어, 불어 또는 스페인어 중 본국관청이 정한다.

 대한민국 특허청은 영어를 선택한다.

④ 국제등록

 국제사무국은 본국관청을 경유해 제출된 국제출원이 의정서상의 요건에 합치한다고 인정할 경우 이를 국제등록부에 등록한다.

 국제사무국이 국제출원을 본국관청이 접수한 날로부터 2개월 이내에 접수한 때에는 본국관청이 접수한 날이 국제등록일이 된다.

 본국관청이 국제출원서를 접수한 날로부터 2개월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 접수한 날이 국제등록일이 된다.

 국제사무국은 당해 국제등록 사실을 지정국관청 및 본국관청에 통보하고, 출원인에게 증명 서면을 송부한다.

⑤ 국제등록의 존속기간

 국제등록은 국제등록일로부터 10년간 유효하며, 10년마다 갱신할 수 있다.

 국제사무국에 한 번의 갱신 신청으로 지정국 모두에 대해 갱신 가능하다.

⑥ 지정국관청 심사

지정 통지를 받은 각 지정국관청은 보호를 거절하는 취지의 통지를 일정기간(1년 또는 18개월) 내에 국제사무국에 통보하지 않으면 해당 지정국은 그 표장을 지정국에 등록된 것과 동일한 보호를 해야 한다.

  

 

▣ 마드리드 국제상표출원의 장점 및 종속성

① 장점

 간편한 해외상표출원 절차: 본국관청(대한민국 특허청)에 하나의 출원서를 제출하는 것에 따라 여러 나라에 동시에 출원한 효과를 갖게 된다.

 편리한 상표권 관리: 각 나라마다 존속기간 갱신, 소유권 이전, 명칭변경 신청 등의 절차를 따로 할 필요가 없이 국제사무국에만 신청하면 모든 지정국에서 동일한 효과를 갖게 된다.

 사후지정에 의한 보호 확장의 가능: 사후지정 절차에 따라 최초 국제출원 시에 지정하지 않았던 국가는 물론 국제출원시에 특정 국가에 대하여 상품을 한해 지정한 경우에도 국제등록의 범위 이내라면 지정하지 않았던 상품을 사후에 추가 지정할 수 있다.

② 종속성

 국제출원의 기초출원(등록)이 국제등록일로부터 5년의 기간이 만료되기 전에 거절·포기·무효 등이 된 경우(아래의 제3자에 의한 집중공격에 의해 전부 또는 일부의 효력이 소멸된 경우와 기초출원인의 자진 감축 보정, 기초등록권자의 존속기간 미갱신 등 스스로 효력을 전부 또는 일부 소멸시킨 경우 모두 포함)를 말한다.

 국제출원에 의한 지정 상품의 전부 또는 일부에 관한 국제등록이 취소되고, 그 결과로 모든 지정국에서 국제등록의 효과도 국제등록이 취소된 범위 내에서 효력을 상실되는 것을 말한다.

 집중공격(Central Attack)은 본국관청에 출원 중이거나 등록된 기초출원(등록)을 일정한 기간 내에 소멸시키면 국제등록부상의 국제등록이 소멸하게 돼 각 지정국에서 심사 중인 것뿐만 아니라 각 지정국의 심사를 거쳐 등록돼 있는 상표까지 모두 효력을 상실시킬 수 있는 제도를 말한다. 따라서 이해관계인이 본국관청의 기초출원(등록)을 집중공격해 그 효력을 소멸시키면 지정국에서 등록된 상표를 모두 무효시킬 수 있다.

  

▣ 용어해설

① 국제상표등록출원

 우리나라 영역 안에서 표장(상표)을 보호(등록)받기를 원해 우리나라를 지정해 통지된 국제출원

 우리나라를 지정한 국제상표등록출원은 ‘국내출원’으로 간주한다.

② 국제출원

 좁은 의미로는 국내 출원인이 우리나라 특허청(본국관청)을 통해 해외에서 상표를 보호받기 위해 각 국가를 지정해 국제사무국에 제출하는 출원을 말하지만, 넓은 의미로는 좁은 의미의 국제출원과 국제상표등록출원을 모두 일컬어 국제출원이라고도 한다.

③ 국제등록(international registration)

 국제사무국의 국제등록부에 등록된 국제출원

 국제사무국은 국제등록이 된 이후 각 지정국에 상표가 출원됐음을 통보하고, 각 지정국은 이때부터 심사를 하게 되므로 각 지정국에서의 국내등록과는 구별된다.

④ 기초출원 또는 기초등록(basic application or basic registration)

마드리드 의정서에 의한 국제출원에서는 본국관청에 출원중인 국내 상표등록출원 또는 본국관청에 이미 등록된 국내 등록상표가 있어야 국제출원이 가능하다. 이때 전자를 기초출원, 후자를 기초등록이라고 하고, 기초출원 및 또는 기초등록은 둘 이상일 수 있다.

⑤ 본국관청(office of origin)

기초출원 또는 기초등록이 계속 중인 국가의 특허청을 말한다.

⑥ 지정국관청(office of designated contracting parties)

국제사무국으로부터 송부된 국제출원의 등록 여부를 심사하는 관청을 말한다.

  

▣ 국제출원서 제출 등

① 마드리드 국제상표출원서 제출

영어로 작성한 국제출원서(MM2) 1부를 국제출원서 등 제출서에 첨부하여 제출(전자출원과 서면출원 모두 가능) ※위 서식은 특허청 홈페이지>지식재산제도>해외상표출원>국제출원절차>서식작성요령에서 다운로드 가능하다.

② 국제출원 수수료 납부

국제출원서에 기재한 금액을 스위스프랑으로 국제사무국에 직접 납부한다.

③ 가입국 현황

마드리드 의정서 가입국은 2017년 10월 기준 100개국이다.

  

▣ 참고자료

 특허청 마드리드 홈페이지: http://www.kipo.go.kr > 지식재산제도 > 해외상표출원

 WIPO 마드리드 홈페이지: http://www.wipo.int/madrid/en

 국제등록부 조회 홈페이지: http://www.wipo.int/romarin

 국·영문 상품명칭 검색 서비스: 특허로 상품분류코드

 NICE 분류 영문명칭 검색: http://www.wipo.int/classifications

 WIPO 인정목록 검색: https://webaccess.wipo.int/mgs/

 제출원 수수료 계산: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

  

동신국제특허법률사무소 : Tel. (02)564-6645

  

  

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