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제목 Ⅱ. 출원 따라하기 ⑤
작성자 플라스틱코리아
글정보
Date : 2019/09/25 16:15

 

  

조한기 I 동신국제특허법률사무소 법무이사

 

05. 특허·상표·디자인의 국제출원

 

3. 헤이그 국제디자인 등록출원

 

▣ 외국에서 디자인을 보호받으려면?

디자인권은 원칙적으로 속지주의를 택하고 있으므로 한 나라에서 획득한 디자인권은 해당 국가에서만 독점적이고 배타적으로 행사할 수 있으며, 이러한 원칙에 따라 우리나라에 디자인을 출원해 등록됐다고 해도 외국에서 보호받을 수 없다. 따라서 외국에서 디자인권을 획득하고 행사하기를 원한다면 해당 국가에 디자인 출원하고 디자인 등록받아 권리를 행사해야 한다.

 

▣ 외국에 디자인을 출원하는 방법은?

① 디자인 등록을 원하는 국가에 직접 출원하는 방법

일반적으로 파리협약에 의한 우선권을 주장하면서 출원하므로 ‘파리루트에 의한 디자인 출원’이라고 표현하며, 출원하는 국가의 법과 절차에 따라야 한다. 다만, 우선권을 주장하기 위해서는 선출원의 출원일로부터 6개월 이내에 해당 국가에 출원해야 한다.

② 정부간 기구에 직접 출원하는 방법

국가간 조약에 따라 공동으로 하나의 지식재산권 기구를 가진 국가인 경우 이들 기구에 출원하는 방법으로 가입국가가 독자적인 디자인권 기구나 제도를 운영하는 유럽지식재산청(EUIPO), 가입국가가 독자적인 디자인권 기구나 제도를 운영하지 않는 베네룩스지식재산권기구(BOIP), 아프리카지식재산권기구(OAPI)가 있다.

③ 헤이그 시스템을 이용해 출원하는 방법

헤이그협정에 따라 헤이그시스템을 이용해 하나의 출원서로 협정가입국가 중 하나 또는 여러 국가를 지정해 동시에 디자인 출원할 수 있는 방법이다. 정부간 기구인 유럽연합(EC)과 아프리카지식재산권기구(OAPI)도 헤이그협정의 당사자로 가입한다.

  

 

▣ 헤이그 디자인 국제출원 개요

① 헤이그시스템 이용자

· 헤이그시스템을 이용해 국제출원을 할 수 있는 사람은 아래 조건 중 적어도 하나를 만족해야 하며, 이러한 경우 협정에서는 헤이그 출원자격을 가진다고 표현한다.

첫째, 헤이그협정의 하나 이상의 체약당사자 또는 체약당사자인 정부간 기구 회원국의 국민이거나

둘째, 헤이그협정의 하나 이상의 체약당사자의 영역에 주소를 가지거나

셋째, 헤이그협정의 하나 이상의 체약당사자의 영역에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 영업소를 가지는 자연인 또는 법인

다만, 1999년 협정이 적용되는 경우에는 체약당사자의 거주지를 기초로 국제출원을 할 수 있다. 우리나라는 1999년 협정의 체약당사자이므로 위 4가지 조건 중 하나를 만족하는 사람(자연인 또는 법인)이 대한민국을 출원인의 체약당사자로 해 국제출원을 할 수 있다.

② 국제출원의 언어

· 국제출원서는 영어, 프랑스어, 스페인어 중 출원인이 선택한 언어 하나로 작성해 제출한다. 출원인의 체약당사자를 통해 국제출원서를 제출할 때에는 관청에서 사용 가능한 언어를 제한할 수 있으며, 우리나라는 국제출원서 등의 작성에 영어만을 사용하도록 제한하고 있다.

③ 국제출원서 제출 방법

· WIPO의 국제사무국에 직접 제출

출원인이 WIPO에 국제출원서를 직접 제출하는 것이 일반적인 방법이다. WIPO에 제출할 때는 WIPO에서 제공하는 E-filing Portfolio Manager를 이용하거나 서면출원 양식을 다운받아 작성해 우편 또는 팩스로 제출할 수 있으며, E-Filing Portfolio Manager는 WIPO에 출원을 위한 사용자 계정을 만든 이후 사용할 수 있다.

· 우리나라 특허청을 경유한 출원

우리나라를 출원인의 체약당사자로 지정할 수 있는 경우 우리나라 특허청을 통해 국제출원서를 제출할 수 있고, 이 경우 출원인은 출원서를 영어로만 작성할 수 있으며, 국내법에 정한 수수료를 추가로 납부해야 하는데, 이러한 방식의 국제출원은 다음 두 가지 사항을 주의해야 한다.

첫째, 특허청이 국제출원서를 접수한 날로부터 1개월 이내에 국제사무국에 도착해야 출원일을 인정받을 수 있으므로 특허청 수수료 또는 대리인의 위임장 등 형식요건의 미비로 인해 보정이 필요한 경우 최대한 빠른 시일 내에 보정이 이뤄져야 한다.

둘째, 국내법에서 정한 수수료를 제외한 국제출원 수수료(기본료, 공개료, 지정수수료)는 국제사무국으로 직접 납부해야 한다.

④ WIPO 국제사무국의 방식심사

· 국제사무국이 국제출원서를 접수하면 협정 등에서 정한 형식요건을 따르고 있는지 심사하고, 그 결과에 따라 국제등록 또는 하자통지의 대상이 되며, 국제사무국은 오직 형식요건만을 심사하고 디자인의 신규성 또는 다른 실체적 요건을 이유로 국제등록을 거절하지 못한다.

⑤ 국제등록 및 국제등록의 공개

· 형식요건을 만족하는 국제출원은 국제등록부에 기록된다. 공개연기가 신청된 출원이 아니라면 국제디자인공보에 공개되며, 이러한 공개는 WIPO 웹사이트를 통해 이뤄지고, 도면 등 국제등록과 관련된 모든 데이터를 포함한다.

⑥지정 체약당사자 관청에 의한 실체심사

· 국제등록에 대한 심사

국제등록이 국제디자인공보에 공개되면 각 관청은 자국법에 따른 실체심사를 진행하고, 이러한 심사 결과에 따라 해당 관청은 그 국제등록에 대한 보호 거절 여부를 WIPO에 통지할 수 있다. 다만, 관청은 국제등록의 형식요건에 관한 이유로 국제등록의 보호를 거절할 수 없다.

· 심사결과의 통지

일반적으로 보호 거절 여부는 국제등록이 공개된 날로부터 6개월 이내에 통지돼야 하나, 체약당사자 관청은 6개월의 거절 통지기간을 12개월의 거절 통지기간으로 대체한다는 선언을 할 수 있다(각 관청의 거절 통지기간은 WIPO 홈페이지 참조).

· 거절통지에 대한 대응

거절통지가 있는 경우 출원인은 그 관청에 직접 출원한 것과 동일한 구제수단을 가지고, 권리자가 거절을 다투는 경우 후속절차는 그 국내법령에 규정된 요건과 절차에 따라야 하므로 불복청구 등은 해당 체약당사자의 법령에 정한 조건과 기한 내에 관할 관청에 직접 제출해야 한다.

· 보호부여기술서(또는 등록결정서)

관청에 의한 실체 심사 결과에 따라 관청은 보호가 부여된다는 내용의 통지를 WIPO에 할 수 있으며, 다만 해당 관청이 그러한 통보를 하지 않았더라도 거절 통지기간 이내에 보호거절의 통지가 없을 때에는 국제등록의 대상인 디자인은 당연히 보호된다.

· 보호의 존속기간

국제등록은 최초 5년의 기간 동안 유효하고 5년 단위로 2회 연장이 가능하다(총 15년의 보호기간). 다만, 체약당사자의 국내 법률이 허용하는 총 보호기간이 15년을 초과하는 경우 그 이상 횟수의 갱신도 가능하며, 각 체약당사자의 최장 보호기간은 국제사무국 홈페이지에서 확인할 수 있다.

 

  

▣ 참고사항

① 국제출원의 하자

국제출원이 WIPO 접수 당시 형식적인 요건을 충족하지 않은 경우 WIPO는 하자통지서를 발송하고, 3개월 이내에 필요한 보정을 하도록 권고하며, 일부 하자는 국제출원일의 연기를 가져오는 중요한 하자이므로 이러한 하자통지를 받지 않도록 주의해야 한다. 하자보정서의 제출은 WIPO에 직접 해야 하고, 3개월 이내에 하자를 치유하지 않으면 국제출원은 포기된 것으로 간주되고, 수수료는 기본료에 해당하는 금액을 감액해 반환한다.

② 선언사항의 확인

헤이그시스템은 협정에 가입한 체약당사자가 공개연기, 디자인의 단일성, 출원인에 대한 특별요건 등 일정한 사항에 관해 선언을 할 수 있으므로 국제출원을 통해 특정한 체약당사자를 지정하려는 출원인은 해당 체약당사자가 행한 선언을 확인하고, 국제출원을 통해 원하는 목적을 달성할 수 있는지 확인해야 하고, 개별 체약당사자가 행한 선언의 내용은 WIPO 홈페이지에서 확인할 수 있다.

③ 국제등록의 변경

국제출원 이외의 소유권 변경, 권리자 이름 및 주소 변경 등 각종 변경 신청서는 관청을 통해 제출할 수 없고, 권리자가 WIPO에 직접 제출해야 한다.

④ 국제등록의 갱신

국제등록은 최초 5년간 효력을 가지고 추가적으로 5년 기간 단위로 갱신할 수 있으며, 갱신신청서(DM/4)를 WIPO에 직접 제출하고 갱신수수료를 납부해야 한다.

⑤ 체약당사자(가입국) 현황

우리나라가 가입한 1999년 개정협정에 가입한 체약당사자는 2017년 10월 기준 52개국이다.

 

▣ 용어해설

① 국제등록: 헤이그협정에 따른 국제출원으로 실행된 디자인의 국제등록을 말하며, 국제등록이 지정 체약당사자 영역에서 보호받기 위해서는 체약당사자 관청의 심사를 거쳐야 하므로 완전한 권리를 행사할 수 있는 일반적인 의미의 등록은 아니다.

② 체약당사자: 헤이그협정의 당사자인 국가 또는 정부간 기구

③ 국제분류: 디자인의 국제분류 제정을 위한 로카르노 협정에 따라 정해진 분류로 로카르노 분류 최신판은 2017년 제정된 11판이며, 32류, 219군, 5167개의 물품목록을 포함한다.

④ 보호 거절: 지정체약당사자 관청은 그 영역 내에서 국제등록의 보호를 거절할 권리가 있고, 거절 통지는 정해진 기간 이내에 지정관청의 심사 결과 발견된 거절이유를 기재해 거절을 통지하는 것을 말한다.

⑤ 보호부여기술서: 지정체약당사자 관청이 디자인에 대한 보호를 부여한다는 취지를 국제사무국에 보내는 통지서다.

⑥ 수리관청: 헤이그 국제출원서를 접수하는 국내관청(특허청)

⑦ 지정국관청: 국제사무국으로부터 송부된 국제출원의 등록 여부를 심사하는 관청

⑧국제사무국: 국제등록, 국제공개 등 헤이그 절차 업무를 담당하는 WIPO의 소속기관

 

▣ 헤이그 관련 사이트

· 특허청 헤이그 홈페이지: http://www.kipo.go.kr/ > 지식재신제도 > 해외 디자인 출원

· WIPO 헤이그 홈페이지: http://www.wipo.int/hague/en/

· WIPO전자출원(E-filing Portfolio Manager):

  http://www.wipo.int/hague/en/

· E-Filing Portfolio Manager

· 국제 등록부 조회: http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

· 국제 공보 조회: http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en

· 국제출원 수수료 계산:

   http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

· 로카르노 분류 영문 검색:

 http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno10/index.htm?lang=EN

· 로카르노 분류 한글 검색: http://www.kipo.go.kr/>지식재신제도>분류코드조회>디자인분류코드

동신국제특허법률사무소 : Tel. (02)564-6645

 

 

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